最高人民法院在一行政上诉案中指出,外观设计专利授权确权行政纠纷案件中,对于专利法第二十三条第三款规定的“合法权利”不宜作狭义解释,一般情况下,只要依法享有的、在本专利申请日之前已经取得并在提起专利无效宣告请求时维持有效的权利或者利益,均应包括在内。
本文涉及一无效宣告请求审查决定,案情简述如下:
马某是名称为“啤酒罐”的外观设计专利(简称“本专利”)专利权人。本专利的专利申请日为2018年5月28日,授权公告日为2018年12月18日。该外观设计的罐身突出显示“V8”文字。
啤酒公司甲公司是某“V8”注册商标的权利人,该商标申请日期为2016年12月30日;初步审定公告日期为2018年7月27日,注册日期为2018年10月28日。甲公司以本专利不符合专利法第二十三条第三款的规定为由,请求国家知识产权局宣告本专利权无效。国家知识产权局作出被诉无效宣告请求审查决定,维持本专利权有效。
甲公司不服,向一审法院提起诉讼。
一审法院作出一审行政判决:驳回甲公司的诉讼请求。一审法院认为,某啤酒公司自核准注册之日才取得“V8”注册商标的专用权,晚于本专利的申请日。在本专利申请之日,“V8”商标尚未获准注册,并非在本专利申请日之前已经取得的注册商标专用权,亦不会构成本专利的在先权利冲突;本案中甲公司的“V8”商标是简单的字母数字的组合商标,并不属于本专利权的保护客体,专利的专利权人对“V8”文字本身不享有权利,进而亦不会与他人对“V8”文字本身享有的合法权益产生权利冲突。
甲公司不服,提出上诉。
最高人民法院作出最终判决:一、撤销一审法院行政判决;二、撤销国家知识产权局前述无效宣告请求审查决定;三、国家知识产权局重新作出审查决定。
最高人民法院在生效裁判中认为,本案二审争议焦点问题是:本专利是否与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突,即本专利是否违反专利法第二十三条第三款的规定。专利法第二十三条第三款关于“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”的立法目的是,避免外观设计专利的实施与他人在先的合法权利相冲突。凡是因该外观设计的实施可能侵害他人在先权利的情形,均属于该款规定的规制范畴。因此,在审理外观设计专利权授权确权行政纠纷案件中,对于专利法第二十三条第三款规定的“合法权利”不宜作狭义解释,一般情况下,只要依法享有的、在本专利申请日之前已经取得并在提起专利无效宣告请求时维持有效的权利或者利益,均应包括在内。商标权是专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利之一。商标可区分为注册商标和未注册商标,商标权人对其注册商标依法享有专用权,对其通过使用已与其取得对应关系,且实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标,亦享有合法权益。一审判决以文字的具体内容并非是外观设计的保护范围为由,径直认定含有文字的外观设计专利不会与他人对文字本身享有的合法权益产生权利冲突,机械理解和适用法律,偏离了权利冲突条款的立法目的。
本案甲公司所主张的在先权利包括对“V8”标识的在先使用所享有的在先权益。如果外观设计专利包含的文字与在先商标标识相同或近似,且两者使用的商品相同或类似,该外观设计专利权的实施可能会使相关公众混淆、误认时,外观设计专利权的实施就可能损害商标权人的合法权利,造成外观设计专利权与注册商标专用权的冲突。本案中,甲公司的前身乙公司在啤酒产品上使用和宣传“大理啤酒V8”“大理V8”标识在本专利申请日之前已长达12年,具有较高知名度和影响力,消费者已经将“大理啤酒V8”“大理V8”理解为大理某公司的“V8”啤酒,进而将“V8”标识与大理某公司逐步形成一定的特定联系。而且,马某居住生活地亦位于该啤酒的主要销售地区,客观上存在模仿、复制在先申请的商标标识的可能。本专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来自甲公司,损害甲公司因对“V8”标识的在先使用所享有的合法在先权益,造成本专利权与他人享有的在先权益的冲突。
通过上述判决,最高人民法院对专利法中关于外观设计规定的“他人在申请日以前已经取得的合法权利”的正确理解进行了阐释,指明在判定中应考虑权利冲突条款的立法目的,对其不宜做狭义解释,具有重要的指导意义。
(2023)最高法知行终42号
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