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专利新产品的认定与适用举证责任倒置的前提条件

2026-03-25

       最高人民法院在一起发明专利行政裁决案中认为,专利权人对依据其专利方法直接获得的产品为“新产品”及被诉侵权产品与使用专利方法获得的产品为相同产品负有举证责任;人民法院可以结合当事人提交的查新咨询报告及专利审查文件等证据,比较专利产品与专利申请日之前已有产品的组分、结构或者质量、性能、功能等是否有明显区别,综合判断是否为新产品,进而依法决定如何分配举证责任。

本案涉及一发明专利行政裁决,案情简述如下:

甲公司是一种分子筛涂层铝箔及其制备方法的发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。涉案专利的权利要求主要包括权利要求146,其中权利要求1为“一种分子筛涂层铝箔,其特征在于:包括铝基和分子筛涂层,所述铝基的至少一侧设有分子筛涂层,其中所述铝基厚度为0.050.5mm,所述分子筛涂层厚度为415μm;所述分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成,该分子筛涂层铝箔的制备方法包括如下步骤:步骤一,将分子筛粉料进行水处理,将所述分子筛粉料置于水中,形成母液;步骤二,将步骤一获得的母液与水性丙烯酸树脂进行均匀混合,形成混合液;步骤三,涂布固化,将步骤二获得的混合液均匀地涂布在铝基上,而后进行烘干固化”。甲公司主张权利要求1中产品技术方案涉及新产品并可划分为4项技术特征:1.为“一种分子筛涂层铝箔”;2.“包括铝基和分子筛涂层,所述铝基的至少一侧设有分子筛涂层”;3.“所述铝基厚度为0.050.5mm,所述分子筛涂层厚度为415μm”;4.“所述分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成”。该4项技术特征均涉及分子筛涂层铝箔产品。此外,权利要求1中其余技术特征为分子筛涂层铝箔的制备方法。

甲公司主张乙公司生产、销售的分子筛涂层铝箔侵害涉案专利权,A地市场监管局受理了甲公司的侵权处理请求并对乙公司多次开展现场检查及口头审理。2024125日,A地市场监管局作出被诉裁决认为,被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1中的技术特征12相同,与技术特征3等同,但缺少技术特征4中部分技术内容,故被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围,遂裁决驳回甲公司的请求。

甲公司不服提起诉讼,理由为涉案专利技术特征4涉及方法专利,甲公司已提交高新技术产品认定证书、科技查新报告、新产品判定咨询报告等证据,举证证明涉案专利产品是新产品,被诉侵权产品与甲公司的“新产品”是相同产品,故应适用举证责任倒置规则,乙公司应对其产品制造方法不同于涉案专利方法承担举证责任。

一审判决认为,使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔不属于新产品,甲公司提供的证据亦不足以证明被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1中涉及产品的全部技术特征相同或等同。本案不符合举证责任倒置适用条件,应由甲公司对被诉侵权技术方案是否侵害涉案专利权的事实承担举证责任。一审判决驳回甲公司的诉讼请求。甲公司不服一审判决提起上诉。

最高人民法院二审维持了一审判决,并对“新产品”的认定和举证责任分配,作出如下分析说明:

一、使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔不属于“新产品”

本案中,涉案专利申请文本权利要求12不具备新颖性;权利要求3-10不具备创造性。从涉案专利权利要求1修改增加的技术特征来看,涉案专利产品或制造该产品的方法在申请日前或已被公开,或本领域技术人员通过常规手段即可实现,与同类产品相比并无明显区别,甲公司通过合并原申请多项权利要求的方式形成新的权利要求后虽获得授权,但涉案专利权利要求并未引入足以形成“新产品”的技术特征。另一方面,甲公司主张使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于“新产品”,并在一审中提交了高新技术产品认定证书、科技查新报告、新产品判定咨询报告等证据。但是,高新技术产品认定证书仅记载了产品名称,不能与涉案专利方法建立关联;科技查新报告所记载的“新型分子筛涂层铝箔”产品与涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔并不相同;新产品判定咨询报告是基于某某股份公司所提供的材料作出的咨询性意见,仅供参考。上述证据均不足以证明使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于“新产品”。

二、本案不符合举证责任倒置的适用条件,专利权人仍负有证明被诉侵权产品及其制造方法侵害涉案专利权的举证责任

最高人民法院二审判决认为,在判定是否侵害“新产品”制造方法专利权时,适用专利法第六十六条举证责任倒置的前提之一是依照该方法制造出的产品应当是“新产品”,而作为专利法保护的“新产品”与专利申请日之前已有的同类产品相比,二者在产品组分、结构,或者质量、性能、功能等方面有明显区别。

根据上述第一点所述,涉案专利方法所生产的产品不属于“新产品”,故本案不符合适用举证责任倒置的条件,甲公司负有证明被诉侵权产品及其制造方法侵害涉案专利权的举证责任,否则将承担举证不能的法律后果。

关于是否侵权,最高院进一步指出,涉案专利权利要求1限定的铝基、分子筛涂层厚度数值范围,是专利权人针对其发明技术方案临界点作出的特定选择,权利边界清楚,被诉侵权产品技术特征未落入涉案专利限定的数值范围,与涉案专利技术特征并不相同。同时,涉案专利说明书既未记载该厚度范围所具有的功能效果,也未体现被诉侵权技术方案对应的数值,无法证明被诉侵权产品的铝基、分子筛涂层厚度与涉案专利的功能、效果一致,被诉侵权产品技术特征与涉案专利技术特征亦不等同。故被诉侵权产品技术方案未落入涉案专利权的保护范围。最高人民法院二审判决,驳回上诉,维持原判。

在判定是否侵害“新产品”制造方法专利权时,本案明确了适用举证责任倒置的前提条件,即权利人应对依据其专利方法直接获得的产品属于“新产品”承担举证责任,否则权利人将承担举证不能的法律后果。本案的裁判对相关举证责任的释明体现了保护权利人利益与维护公共利益的平衡,对法律规则的理解和运用也具有重要的指导意义。

2025)最高法知行终752

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