最高人民法院在一起侵害发明专利权纠纷的二审判决中,对于由不同主体提供的多个部件组成的,且不同部件在进入使用者场地后进行安装、连接的组合系统(即被诉侵权产品)的制造者和制造行为,重新进行了认定,纠正了一审判决将使用者认定为被诉侵权产品的制造者的观点,改判认为并未实际影响、主导、控制被诉侵权技术方案的使用者,不宜被认定为被诉侵权产品的制造者。相反,虽未完整制造被诉侵权产品,但其制造或者提供了被诉侵权产品的核心组成部分,并积极主导、决定被诉侵权技术方案的最终形成的被诉侵权人,才是被诉侵权产品的制造者,其行为属于实施了专利法意义上的制造行为,应当承担制造者责任。
甲公司是涉案专利的专利权人,其认为乙公司使用的被诉侵权产品侵害涉案专利权。丙公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品,亦侵犯其专利权。故向法院提起侵权之诉。
被诉侵权产品是由A、B、C三个不同部件组合而成的制冷系统,由乙公司从不同主体处购得各部件,然后由各部件供应商在乙公司完成组装交付乙公司使用。其中,A部件是核心部件,由丙公司制造、销售、许诺销售,B部件需要与A部件配合使用,同时丙公司向乙公司介绍了C部件的供应商。
一审法院经审理认为,被诉侵权产品的技术方案落入权利要求1的保护范围。对于被诉侵权产品的制造者的认定,一审法院认为,“专利权要保护的内容是整体的技术方案,而非各个组成部分,因此,判断被诉侵权产品的制造者亦应以整体设备的制造为准,而并非部件的制造者。”并指出乙公司作为被诉侵权产品的所有者,分别从不同的公司处购进被诉侵权产品的部件,并组织部件的供应商或其他工程施工方最终完成侵权产品建设工作,该种行为应认定为生产行为,乙公司制造、使用了被诉侵权产品,乙公司的行为构成侵权。甲公司对丙公司的诉讼请求,未予支持。同时,一审法院考虑如判令拆除被诉侵权产品将造成社会资源浪费,仅判令乙公司支付专利使用费。甲、乙公司均不服一审判决,提起上诉。
最高人民法院二审纠正了一审法院关于被诉侵权产品的制造者的认定。二审法院认为,涉案专利权利要求1要求保护的技术方案主要由A、B、C三部分组成,其中B和C是被诉侵权产品中较为常见的部件,权利要求1要求保护的技术方案也未对B和C本身进行特别限定,A是实现涉案专利发明目的的核心部件。根据在案证据和事实,可以认定某丙公司向乙公司提供了包括核心部件在内的A和B’(对应权利要求1中的B,且需要与A配合使用)及两部件的配套组装,且在A部件预留了与C部件的连接口,并向乙公司介绍了C部件的提供者,丙公司对被诉侵权技术方案的形成起到主导作用,应对制造被诉侵权产品的行为承担直接侵权责任。乙公司作为被诉侵权产品的使用者,未参与被诉侵权技术方案的形成,未实施专利法意义上的制造行为,不应对制造被诉侵权产品的行为承担责任。故二审撤销一审判决,改判丙公司停止制造、销售侵害涉案发明专利权产品的行为,并承担侵权赔偿责任。
上述二审判决的指导意义在于,明确了对于由不同主体分别提供的多部件组合形成的整体产品,谁是被诉侵权产品的制造者。二审法院纠正了一审法院被诉侵权行为的使用者为制造者的认定,综合考虑各方当事人举证情况,改判认定制造或者提供被诉侵权产品的核心组件,并积极主导、决定被诉侵权技术方案的被诉侵权人为被诉侵权产品的制造者,厘清了审理标准,对于认定提供被诉侵权产品部件的不同主体的责任也有一定的参考意义。而且,对于组合产品(尤其是组装后不宜拆除的大型产品)而言,相较于打击组合产品的实际使用人,打击核心部件的制造行为,能更有效的制止侵权行为,维护专利权人合法权益。
(2023)最高法知民终373号
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